美商标现代化法案为商标所有人提供了新的救济保障 - 杭州君度专利代理事务所

美商标现代化法案为商标所有人提供了新的救济保障

作者:admin     发布时间:2021年1月15日

多年来,虚假的使用主张和虚假的使用实例一直困扰着美国专利商标局(USPTO)和合法的商标所有人。2020年12月27日,美国总统特朗普签署了关于新型冠状病毒救济的部分法律计划——《2020年商标现代化法案》(TMA)。该综合法律计划通过建立一个针对版权侵权的小额索赔审理系统为版权所有者提供救济。在商标方面,TMA使商标注册人更容易获得禁令救济,并为以未使用理由对商标申请和注册提出异议建立了新的机制。这些新的程序旨在为打击欺诈性商标申请和注册提供更多途径。

恢复对不可弥补的损害的推定

TMA恢复了商标所有人在商标侵权时遭受不可弥补的损害的推定,这是初步禁令和其他禁令救济的要求。在最高法院于2006年对eBay诉MercExchange专利案件作出裁决后,上诉法院之间产生了分歧,其中许多法院裁定对不可弥补的损害的推定不再有效。TMA通过修订《兰哈姆法案》第34条(《美国法典》第16编第1116条)解决了这一问题,即在裁定侵权或下达初步禁令时可反驳性地推定存在不可弥补的损害。因此,TMA恢复了一项重要的保护,这对寻求禁令制止侵权行为的商标所有人颇为重要。

抗议申请

TMA还将USPTO抗议程序纳入法典,规定在商标申请公开接受异议前,第三方可以在未决商标申请接受审查期间提交证据。这将使商标所有人有机会以非正式且无争议的方式向商标审查员解释为何待决商标申请与在先权利相冲突。作为此新法的附加效应,商标监督服务将更加有价值,因为它可以通知商标所有人可能存在冲突的新的商标申请。TMA指示USPTO局长在1年内建立实施该抗议机制的程序。

因未在美国商业中使用而对注册提出质疑的新方法

美国和大多数其他国家或地区的商标注册系统之间的一个主要区别是,除少数例外,在美国商业中使用商标必须在美国商标注册之前进行。在商标注册签发之前,必须向USPTO提交一份使用声明誓词,需注明首次使用的具体日期并且提供一份表明该商标在商品或服务上的使用情况的实样。虚假的使用主张和虚假的使用实样给USPTO和合法商标所有人造成了严重的问题和挫折。TMA创建的清除和复审程序旨在缓解其中的一些问题。

清除和复审程序

TMA通过添加新的第16A和16B条(《美国法典》第15编第1066A条和B条)对《兰哈姆法案》进行了修订,为商标所有人提供了两种以未使用为由对现有商标注册提出异议的新方法。根据新的第16A条,第三方可以以商标从未按要求在美国商业中使用为理由,提出撤销商标注册的申请。清除申请必须在商标注册签发之日起3年内提出。

根据新的第16B条,第三方可以根据要求,以商标在注册日期之前未在美国商业中使用为理由提出对商标注册进行复审的申请。复审申请必须在注册签发之日起5年内提出。

在要求清除或复审的申请中,申请人必须声明其进行了合理的调查,并且提交的证据表明该商标未按照美国法律的规定进行使用。USPTO局长将决定是否应启动单方复审程序。如果复审程序启动,则注册人将被要求提交证据以证明商标在所涉商品或服务上的使用,或者根据法律(例如根据《马德里议定书》或其他条约,或由于暂时情有可原的情况)未使用商标是可被谅解的。

将“未使用”作为撤销理由

TMA还修改了《兰哈姆法案》第14条(《美国法典》第15编第1064条),将“未使用”作为撤销理由:在签发之日起3年后,如商标从未在美国商业中用于所涉商品或服务,注册将予以撤销。这是另一种应对虚假使用主张或使用声明的方法。尽管证明“从未在美国商业中使用过”可能很困难,但这是非常重要的一步,因为先前的未使用案例通常取决于USPTO是否判断存在故意欺诈行为——这是一个非常高的证明标准。

通过提供新的单方面删除和复审程序,TMA为商标所有人提供了一种新的方式,可以向USPTO发出欺诈性注册的警示,并为公平竞争提供条件。该法律认识到美国大量的商标申请和注册存在虚假的使用声明,这一点值得肯定。(编译自www.lexology.com)

翻译:王丹 校对:罗先群



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