专利律师不仅是一名律师,更为重要的,是专长于某技术领域(具有专利代理人资格)的律师。在贸易法与专利技术紧密结合的美国337 调查案中,专利律师发挥着不可替代的重要作用。

一、337 调查中专利律师的能力要求

由于美国33 了调查渺及的范围非常广泛。因此,除了精通法律之外,专利律师应在多项技术领域持有专长,包括电子、物理学、信息技术、计算机、化学、化工、医药、生物技术、自动化、机械、纳米等。由于一个专利律师往往专精于一个或者多个领域,而不可能掌握各种技术门类,因此具有系统而完备的专利律师队伍是律师事务所长期开展337 调查业务的基础。

为了有效地应对337 调查业务,专利律师应掌握以下技能:

专利获得(撰写、申请、辩驳,、申诉)

专利申请可行性分析(针对新发明)

专利侵权分析和正式法律意见书(针对己方或竞争者产品)

专利价值评估(己方或竞争者现有专利)

专利有效性分析(己方或竞争者现有专利)

新产品不侵权可能性分析

产品设计咨询(以绕过竞争者的现有专利)

专利权及知识产权的转让、交换和许可

技术与商业秘密

技术与专利争议的谈判和协商(以避免昂贵的诉讼)

由于337 调查在美国国际贸易委员会设立的行政法庭进行,采用准司法程序,因此要求专利律师对美国专利法及美国国际贸易委员会调查规则及行政法官制定的具体调查规则有一定的了解。此外,流畅的英语也是参与337 调查程序所必备的条件。

二、337 调查中涉及专利的抗辩

根据美国的337 条款,对进口中的不公平贸易做法分为一般性不公平贸易做法和与知识产权有关的不公平贸易做法。但几半所有的“337 调查”案件都涉及知识产权问题。这包括迸口到美国的货物侵犯了美国有效的专利权、商标权、版权、商、业秘密、集成电路芯片布图设计专有权等的行为。

337 调查中,与普通诉讼的最大区别在于程序和实体的要求极为严格,表现在技术问题和法律问题纠缠在一起,且审理过程通常有十分明确的时效要求和技术条件。从一个涉及专利的337 调查案来看,通常可以从如下三个方面着手选择必要且可行的专利抗辩方向。

l 、申请人专利无效

( i )因在先技术而具有的“在先权”,为了获得专利,申请人必须是第· 个发明人。如果在申请以前已经存在“在先技术”,专利可能无效;

( 11 )与公知技术相L 匕的“非显而易见性”;

( 111 )缺少足够的书面描述或可实行性,对一个不能通过专利描述使之具有“可实行性”的专利提出保护要求是无效的:

( iv )一般在美国337 调查过程中,申请人专利也只是被假定有效的,而美国专利的无效比例是相当高的。

2 、不存在侵权行为

被指控的产品并不“完全”符合专利保护要求的范围;

被指控的产品与要求保护的专利并不“等同”。

3 、申请人专利不具有执行性

( i )如申请人的专利通过欺诈获得,即“不公正行为”,对此,专利申请人有义务向专利检查人披露所知道的全部“重要信息”,包括具有理智的专利检查人认为与专利性相关的人和信息以及在先技术;

对一个文字说明不充分的专利提出保护要求是无效的申请人在获得专利后存在不当使用该专利的行为;专利的不当使用违犯了反垄断法;

( v )企图在专利授权范围以外实施专利,对此应考虑专利实施的时间和具体实施标的:

( vi )利用合法取得的专利权进行欺诈性诉讼也会导致反垄断责任;

( vii )具有市场力量的专利持有人处于反竞争目的提起的专利诉讼,但同时知道该专利没有被侵权或专利无效。

( viii )故意向专利局虚假陈述,专利用于排除竞争,对竞争造成垄断损害或伤

通过上述337 调查中可能的抗辩不难看出,专利律师的作用对整个案件的进程和结果都是至关重要的。双方专利内容是什么,权利要求范围是什么,被告方专利是否存在侵权的可能,是全部侵权还是部分侵权,是核心技术侵权还是非核心技术侵权,对这些问题的回答都首先需要对专利本身进行理解和掌握,之后,刁可能在此基础之上采取进一步的法律分析和抗辩。也就是说,337 调查案的应诉思路的形成必须基于专利律师对专利及被控产品的分析。而贸易法律师是将这些思路通过程序的操作予以实施。

据此,337 调查可以汇总为两个显著特征:在程序问题上,是美国国际贸易委员会和法院审理337 案件的调查程序和诉讼程序;在实体问题上,是对美国原告方所持专利全面而深入的分析。第一个特征更多的体现在法律层面,若想打赢337 诉讼,一个熟谙美国337 调查程序和联邦诉讼程序的贸易法律师团队是非常重要的。第三个特征则体现在技术层面,专利问题本身更倾向于事实问题,而对于双方专利事实的理解,专利律师将在这一层面发挥重大而关键的作用。

三、金杜律师事务所在337 调查中取得的进展以及专利律师的作用

2005 3 23 日至今,橡胶防老剂337 调查(337 TA 533)已经进行了7 个多月。在7 个多月的时间内圣奥公司已经顺利的完成了证据开释程序,进入了开庭前的准备阶段。除了成功的中止原告在联邦地厄法院的诉讼程序外,到目前为LL , 圣奥公司取得了如下进展:

首先.原告Flexsys 公司被迫取消了有关6 , 140 , 538 专利(' 538 专利)侵权的诉讼指控,使得圣奥公司距离胜诉又近了一步。

根据金杜专利律师的分析,原告的’538 专利存在缺陷。圣奥公司随即提出了该专利不具有可执行性的简易判决动议。在行政法官根据该项动议作出判决前,为了避免不利结果,原告请求撤销其’538 专利侵权指控,并提出动议要求终止与该专利侵权有关的调查。根据19 CFR 210 . 21 ( a ) ,如果原告在公布337 调查初裁前撤回指控,任何当事方都可以提出动议要求终止调查。2005 10 7 日,行政法官作出了初裁,同意原告终止对’538 专利侵权的调查。

其次,原告Flexsys 公司被迫放弃了对轮胎在内的圣奥公司下游产品的救济要求。2005 10 月底,原告确认,不再寻求针对下游橡胶产品,包括轮胎、橡胶带、内胎、橡胶管等产品的禁止令和排除令救济。这意味着购买圣奥生产的橡胶防老剂的轮胎及其他橡胶产品生产厂家可以继续向美国市场销售。其产品不再受到本次3 盯调查中禁止令和排除令的威胁。

此外,在金杜专利律师的协助下,圣奥向韩国专利审查办公室提出申请,认为原告Flexsys 公司的专利无效。在审查了Flexsys 公司的132514 号韩国专利后,韩国专利审查办公室裁定,其中的权利要求l 6 , 9 11 , 13 , 14 , 16 , 18 29 , 32 34 , 3637 , 39 , 41 54 , 57 59 , 61 , 62 , 64 以及66 72 无效。

以上成绩的取得是金杜律师事务所专利律师和贸易法律师成功合作取得的成果。其中的专利分析为中国企业成功应诉美国337 调查起到了关键性作用。金杜知识产权部拥有一支由近百人组成的忠职敬业、经验丰富的专利律师队伍。专利业务范围涵盖了电子、物理学、信息技术、计算机、化学、化工、医药、生物技术、自动化、机械等许多技术领域。精细的分工组合成了有实力的专业团队,可以说,橡胶防老剂案件的顺利进展是专利律师和贸易法律师完美结合的结果。

原文作者为金杜律师事务所宁宣凤

 

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