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联邦上诉法院推翻BPAI关于Leithem美国专利申请的判决

背景

      Leithem在2001年5月向USPTO提出美国专利申请，发明是使用拍打过的木纤维浆做为尿布裡至少25%填充吸收物质（U. S. patent application No. 09/83,585）。2004年6月审查员引用两个专利来驳回Leithem的专利申请。

      第一个美国专利(U.S. 3,658.064)几乎揭露Leithem专利申请所有要素，除了没提到如何制造拍打过的木纤维浆；第二个专利(U.S. 2,083,575)是如何以水及木纤维来制造高吸收性纸。Leithem提出反驳指出他的发明是用拍打方式将木纤维进一步混合形成更大的吸附力，这与传统用化学方式来处理造成木纤维相互连结的方式是不一样的；而且第二个专利並没直接指出使用拍打来混合木纤维这一程序。但专利审查员不接受Leithem的反驳，将申请案否决。Leithem不服，向专利上诉委员会 (BPAI) 提出上诉（Ex Parte Leithem 2008-0222）。BPAI经过审查后承认审查员引用的第二专利是没指出用拍打木浆方式来增进吸收性，但认为第二专利中所用混水木纤维浆对纸工业来说会显而易见可以用拍打方式来增加吸附使用。

      Leithem不服，又上诉到联邦上诉法院。经过审判后上诉3位法官一致推翻BPAI的判决。
 
讨论

      Lynn大法官在其判决书中指出BPAI在使用与当初审查员相同的两个专利prior art来否认Leithem专利申请。BPAI在审查中也承认第二专利並没如同专利审查员指出使用拍打过程来改良木浆吸收力。但BPAI却称第二专利原本的目的是制造高吸收力的纸，因此在纸浆工业界是显而易见会用拍打方式来增加吸收性。因此维持审查员拒绝专利申请。

      大法官指出BPAI本来任务是仲裁该审查专利审查员的审查该申请案時程序上及引用prior art時是否合乎法规要求，应该是审查审查员在审查过程中引用的prior art及解释prior art是否揭露申请案要素上是否有错失；而不是在发觉审查员引用prior art有错误，却找出另外理由来支持审查员的结论。
 
结论
        
      本案判决很具有重要性，联邦上诉法院对BPAI做出了很少见的指示。联邦大法官指出，专利申请人向BPAI提出申诉时，BPAI的职权是查专利审查员在审查过程中有无缺失。如果发现审查员驳回申请案理由不当，即使BPAI可以找到其他理由来拒绝该案申请。但BPAI应该给申请人根据新否决理由提出答辩，而不是直接用新理由来否决该申请案。所以当BPAI不能认同当初审查员否决申请案的理由時，即使找出新理由，该申请案得回到审核程序，不能就此结案。